从创新的观点思考近年侵害专利权诉讼的动向

高仓成男
RIETI高级研究员

序言

  虽然景气低迷,但是企业的知识产权活动仍然十分活跃。同时由于专利厅增加审查官人数的效果,登记专利权的件数呈现年年增加的趋势,2007年登记专利数约16万件,有效期内专利权总数达120万件左右,为世界最高水平。

  与此相比,诉讼侵害专利权的案件(地区法院新受理件数)却并不太多,最近甚至出现减少的趋势(见表1)。2007年度与去年相比虽然略有增加,但与高峰期的2004年(217件)相比,减少了大约30%。当然,虽说减少了30%,也不过只有几十件,而且诉讼减少并不意味着专利没有得到有效利用,所以也许不必那么担心。

  在过去10年里,虽然推行了改善侵害专利权的诉讼手续、设立知识产权高级法院等所谓强化专利的政策,侵害专利权诉讼却还是呈现减少倾向,这一现象有些令人担忧。关于这一点有人指出,“这是因为法院对专利有效性的裁决很严格,专利权人的败诉率达80%”。这一看法是否正确?假如正确,那么诉讼减少的问题出在哪?应该怎样解决?本文旨在从创新的观点寻找问题所在,思考今后对策的方向。

表1:最近侵害专利权诉讼(地方法院新受理件数)的动向(资料来源:法院统计)
表1:最近侵害专利权诉讼(地方法院新受理件数)的动向

侵害专利权的诉讼与对专利有效性的判断

  在侵害专利权诉讼时,有无侵害和损失金额是主要争论点。作为其前提,专利的有效性有时引起争执。在以往,这种时候,对有效性的判断要先委托专利厅进行无效审判,等待其做出结论,或以权利暂时有效为前提进行审理。

  但是这种做法会产生审理长期化、或得不出妥当结论的问题。因此,在以往,如果在审理中对专利的有效性发生疑问,就通过缩小解释权利范围来导出没有侵害的结论,按照该案件的情况寻求妥善解决。然而2000年4月最高法院对“Kilby案”的判决明确表示,“法院可以判断专利是否明显存在无效理由”,“如专利明显存在无效理由时”,行使专利权“属于滥用权利,是不能允许的”。继而在2004年专利法修订案中(第104条第3款)进一步从法律上规定,包括即使“不明显”时,“如认为专利无效审判应判定该专利无效时”,就不得行使专利权。通过这一规定,担任侵害专利权事件的法官也同审判官一样,可以对专利的有效和无效做出判断。

  这一改革也是为了回应产业界要求合理解决侵害专利权诉讼和判断专利有效性的需求,特别是关于平均审理时间,由于法院的努力,出现了明显的改善。另一方面,有人担心地指出,Kilby案判决以后,由于被告提出无效抗辩,法院对此认可的事例增多,可能致使专利权人对提起诉讼犹豫不决。

表2:侵害专利权诉讼(地区法院)的判决动向(资料来源:专利厅调查。注:2000年为4月—12月的数据)
表2:侵害专利权诉讼(地区法院)的判决动向

侵害专利权诉讼减少的原因与今后对策的重点

  侵害专利权诉讼的件数确实有减少的倾向,但从专利权人败诉率高来寻找原因这种方式存在问题。第一,虽然专利权人败诉率高达80%左右(见表2),但这个高比例以前就存在(注1)。第二,和解有时对专利权人有利,和解的件数与判决数比相对增加,因此,“专利权人在诉讼中80%都败诉了,所以诉讼减少”这一推论缺乏根据。

  那么为什么专利权人不愿提出诉讼了呢?可以考虑有各种原因,如诉讼成本高、判决的损害赔偿额比要求赔偿金额少、一审法院只限于东京和大阪地区法院等,专利权人败诉理由的变化也是一个重要原因。

  根据专利厅的调查,如表2所示,在判决数中,“提出无效抗辩”的判决所占的比例C/A,从2000年的22%增加到2007年的80%,而法院认可无效抗辩的比例D/C却没有下降,所以结果是,在专利权人败诉的件数中,判定无效的判决所占的比例D/B,从2000年的11%大幅度上升到2007年的63%。

  虽然专利权人败诉率没有变化,但以专利无效为由败诉的事例却增加了。一般来说,判断是否侵权的材料在专利权人手中,然而判断是否无效的材料在对手一方。同样是败诉,如果以专利无效为由的败诉事例占到败诉判决的40—60%(2006年为历史最高的66%),对于专利权人来说,无法提出毫无把握的诉讼。

  当然,一般而言,诉讼数量越少越好。不过,专利权人因害怕专利无效而不愿诉讼的状况则成为问题。因为在这种状况下,会对发明专利迅速商业化犹豫不决。这显然不利于创新。

  从这种观点重新审视侵害专利诉讼问题,比起诉讼案件减少本身,更应关注专利也许无效使产业界感到不安,这才是真正的问题所在。在这个意义上说,今后的对策应该把重点放在进一步提高专利的稳定性,或对专利的信赖上。

近年法院对专利有效性的判断等的倾向

  那么,如何提高专利的稳定性呢?为了思考这个问题,我们观察一下专利厅的判断在过去四年里(2004—2007年)平均在多大程度上被法院推翻。如表3,法院取消维持拒绝审查的判决的比例非常低,约占10%。此外,取消无效判决(认可申请无效审判,并做出无效判决)的比例也很低,同样约占10%。

  可是,取消有效判决(驳回无效审判申请,维持专利的判决)的比例却比较高,约占50%。虽然诉讼的性质不同,但在侵权诉讼(地区法院)中,认可无效抗辩的比例也同样为50%左右。

表3:最近法院对专利有效性的判断等的倾向(资料来源:专利厅调查)
表3:最近法院对专利有效性的判断等的倾向

  简单来说,拒绝审查或无效判决基本上都得到了法院的支持,专利审查或有效判决却有一半被法院推翻。如果只关注这一点,似乎法院对专利的判断比专利厅严格,但如果仔细分析判决,并不能说全都一定如此。

  为了不分散探讨的论点,这里只限定分析侵权诉讼(地区法院)中被判断为专利无效的案例,这些案例大致可分为三种情况。(ⅰ)事后提出新的引用文献;(ⅱ)专利厅的判断在手续上有错误;(ⅲ)专利厅与法院对先进性的判断等有分歧(见解不同)。虽然并非所有案例都可以明确地分为这三种,但其中比较多的是(ⅲ),其次是(ⅰ)的情况。下面着重对(ⅰ)和(ⅲ)探讨今后的对策(为提高专利权的稳定性如何改善)。

今后的课题

(1)关于提出新的引用文献
  要想减少第(ⅰ)种情况,关键在于事先进行充分调查。如果调查得充分,获得专利的发明事后由于发现新文献而无效的概率就会减少。在这个意义上,充分调查有益于创新。

  充分调查不应依靠专利厅,专利权人也需要努力。在提起诉讼前,应精益求精地调查。最近,调查条件有了飞跃地改善,例如,即使是10年前获得专利的发明,如果重新调查一下,也会找到当时没找到的新引用文献。遇到这种情况,或者暂缓诉讼,或者修改之后再提起诉讼,或者做好对无效抗辩的准备后再上法庭,这样就可以降低遭到以无效为由的突然打击而败诉的风险。

  关于如何应对侵害专利嫌疑人,也是政策上的课题。从侵害专利嫌疑人的立场来说,如果太早提出无效理由(例如,被提起侵害专利权诉讼前要求无效审判),会给专利权人提供修改的机会,所以必然希望从策略上考虑提出要求的时机(例如,在侵害专利权诉讼时,突然提出无效抗辩)。但是无论哪一方,如果采取“后出手策略”,在整体上就要延迟创新。因此,采取促使某方一旦知道无效理由就尽快提出的机制,在政策上具有意义。

  作为该机制之一,需要对恢复“诉讼时效制度”(注2)进行慎重的讨论。但是,把有意识地后提出无效理由视为“贻误时机的防御攻击方法”而不予受理,在现行法下有时也是可以适当运用的。以我个人之见,如果专利权人进行专利发明属于善意时,可以利用这一法理(简言之就是把对专利法设立特别规则纳入视野)对后提出的无效理由特别严格对待。这是因为我认为,对于期盼专利发明商业化的善意的专利权人,其专利无效的风险随着时间而减少,在政策上是合理的(注3)。

(2)关于程序错误等
第(ⅱ)种情况是由于对要点的认定有误,违反程序,基本上属于专利厅的审查和审判的质量管理问题。要减少这种错误,应彻底分析错误的原因,向审判官反馈,同时,通过详细了解知识产权问题的前辈法官的协助,争取进一步提高业务能力。

(3)关于对先进性判断的分歧
对于第(ⅲ)种情况,专利权人的法庭策略(陈述技巧、表现能力)还有改善的余地。有人指出,例如,法院对生活用品等容易理解的技术领域的改良发明,倾向于判断不具备先进性。专利权人应对此注意,让法院理解技术的复杂性与创造的难易度不是一回事。

  此外,审查官和审判官日常处理专利申请很多,因此以“线”来把握技术潮流,从后来看很容易视为发明的,在申请当时恰如其分地评价为具有先进性。与此相反,法院对于同样的专利倾向于以“点”来看待。专利权人对此也要注意,应努力向法院说明自己的发明在技术潮流中的位置。

  总而言之,法院是依照辩论原则解决纠纷的场所,专利权人应认识到这一点,在哀叹法院的判断太严格之前,下工夫收集并提出显示自己专利的先进性的事实和证据,来说服法院。

  另一方面,法院的应对在政策上也具有探讨的余地。就是说,从技术性方面判断先进性等微妙的问题(即所谓灰色状态)时,尽可能尊重作为技术专业政府部门的专利厅的判断,按其方向修改法院的运作,此事的是非曲直具有探讨的余地。实际上很多判定被法院取消,在这种情况下,估计对于立刻缩小法院的裁量权幅度会有很多不同意见。不过从宏观角度来看,站在重视鼓励投资的立场,推定专利的有效性,要想在后来推翻有效性,就需要担负严格的证明责任(注4),这种做法正确与否值得探讨。

结束语

  近10年来,由于所谓强化专利的政策,可以说“重视权利”“加速审查”的基本建设得到了相当大的改善。为了与创新相结合,今后的政策重点应放在提高权利的稳定性及对权利的信赖方面,处于使用他人的知识和权利的“开放的创新”时代更是如此。

  我个人认为,要提高权利的稳定性,关键在于根据充分的调查进行正确的审查和审判,以及在侵害专利权诉讼方面限制故意后提出无效理由,对于专利的技术性判断尽量尊重专业行政部门的判断,并从产业政策的观点,对这些问题进行探讨。

  专利权人相信自己的专利有效,投入一定的资本,进行发明活动,对社会做出了贡献。当这些得到认可时,应当考虑由于专利权人长期处于专利无效的危机之中而可能失去的社会整体利益,对一部分使专利无效的权利加以限制。从创新的观点看,这也是一个选项,这就是本文的宗旨所在。

2008年9月3日
脚注
  • (注1)一般来说,侵害嫌疑人自信没有侵害专利权,不同意和解,才发展至判决的情况较多。因此,专利权人败诉率总是偏高。
  • (注2)旧法(1921年立法)为避免由于专利权人总是被置于不稳定状态而妨害进行专利发明,制定了“从设定专利权的登记日起经过5年时,不能要求审判”的规定(第124条),但是这条规定曾因被指出有很多弊端(例如,知道专利无效的专利权人,经过5年后提起诉讼等),所以被废除了。鉴于此,如果恢复这条规定,有必要同时采取抑制该弊端的措施。
  • (注3)出于完全相同的理由,如果认定专利权人长期不进行专利发明,而且不正当地延迟对侵害嫌疑人行使权利时,法院可以对专利权人行使的一部分权利加以限制,可以认为这在政策上是合理的。
  • (注4)美国专利法第282条推定专利的有效性,在判例上要想推翻,必须以明确切实的证据进行证明(clear and convincing evidence)。日本和美国的法律体系不同,所以单纯引进美国形式有困难,但在政策上的含义值得探讨。

2008年9月3日登载

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